Concepto de “Know-How” en franquicia al hilo de la jurisprudencia

Javier Salvador Ortega, CRECEM Abogados

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La Audiencia Provincial salva las cláusulas de no competencia post-contractual

Jordi Ruiz de Villa Jubany, (Socio Jausas)
Miguel Mejías (Asociado Jausas)

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La viabilidad del negocio franquiciado
En torno a la STS núm. 62/2012 de 27 de febrero

Sergio Sánchez Solé, Garrigues

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¿Y si el franquiciado utiliza los signos distintivos y el know how extinguido el contrato de franquicia?

Ana Soto, Cuatrecas, Gonçalves Pereira

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El principio de confidencialidad corporativa en la franquicia

Mónica Muñoz González, Ceca Magán Abogados

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La regla de "Minimis" en los contratos de franquicia
STS (Sala de lo Civil. Secc.1ª) Nº 567/2009 de 30 de julio

Fernando García Martín y Ana García Lucero, AGM abogados

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Cuestiones a tener en cuenta a la hora de implantar una Franquicia en México

José Dominguez, EY Abogados

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Concepto de “Know-How” en franquicia al hilo de la jurisprudencia

Javier Salvador Ortega (Abogado) CRECEM ABOGADOS

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 5ª, de 8 de julio de 2013, ha resuelto un supuesto en el que el Franquiciado-apelante considera que el juzgado de instancia confundió la necesidad de que en el contrato de franquicia se recogiesen de modo expreso unas determinadas obligaciones que se alegaron en la demanda como incumplidas y que según la citada Juzgadora no eran obligaciones contractuales, con el hecho de que en dicho contrato la esencia del mismo era la transferencia del “saber hacer", dando con ello cumplimiento a un gran número de obligaciones para el Franquiciador pues de no ser así, según los demandantes, estarían frente al mercado solos, como cualquier agente que no forme parte de ninguna red, cuestionándose entonces para qué era necesario pagar un canon y un royalty.

La Sentencia referida desestima la pretensión del Franquiciado de resolver el contrato de franquicia considerando que no se puede hablar de incumplimiento del contrato de franquicia por no haber prestado el Franquiciador las obligaciones que asumió de transmisión del saber hacer, remitiéndose al efecto al pormenorizado análisis de la actividad desarrollada, a la falta de acreditación de que el "Know-how" en este supuesto fuera insuficiente y a que el incumplimiento que podría dar lugar a la resolución del contrato por la vía del artículo 1124 del C. Civil debe referirse a aquellas obligaciones que, atendida la naturaleza del contrato, puedan calificarse como esenciales o relevantes, de modo que pueda afirmarse que existe una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento del contrato.

Igualmente continúa argumentando que las fundamentales obligaciones asumidas por la Franquiciadora constan como cumplidas en términos razonables, puesto que tampoco ha quedado probado en modo alguno que el personal de la misma no tuviese la preparación ni la capacidad para dar solución a los problemas que le planteaban los franquiciados, sin acreditar siquiera cuál debiera ser tal preparación o capacidad, ni por supuesto, que no realizaran la labor exigible, lo cual hubiera resultado a los demandantes bien fácil de acreditar practicando prueba sobre hechos concretos.

Siendo este el supuesto debatido y enjuiciado, la sentencia expuesta desarrolla el concepto de “know-how”, citando otras como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 15 de octubre de 2012 y la importante doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de octubre de 2005, que al respecto nos dice, literalmente:

”…/… "Know how,("saber como"), si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión "saber hacer", procedente de la versión francesa "savoir faire", (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov.)-; aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía.

La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los "conocimientos secretos de orden industrial", se extendió posteriormente a los de "orden comercial", es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, -secreto empresarial-.

Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el "know how con la experiencia - conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)-, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como "conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación".

Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciador o licenciatario), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad). El art. 1.3,f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el "Know how como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1.

En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 recoge un concepto descriptivo diciendo que "lo que doctrinalmente se denomina Know How, es decir, el saber hacer, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial".

Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a "metodología de trabajo";"técnicas operativas";"técnicas comerciales ya experimentadas";"conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico";"conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...".

En nuestra legislación esta figura tuvo entrada a través del artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 15 de enero de 1996 y en la actualidad se establece también en el Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia, en el apartado de las condiciones básicas para desarrollar la actividad de cesión de franquicias, y que establece en su art. 2.1.b) que una actividad comercial en régimen de franquicias debe comprender, al menos, la comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular.

Es importante también considerar la regulación y definición, mucho más completa y clarificadora, aunque no vinculante jurídicamente salvo que las partes así lo establezcan, recogida en el Anexo TERCERO del Código Deontológico Europeo de la Franquicia que entró en vigor el 1 de enero de 1991, y que literalmente establece lo siguiente:

“El "saber hacer" es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, que resultan de la experiencia del Franquiciador (previamente testadas por él mismo). Es secreto, sustancial e identificable.

"Secreto", significa que el know how, en su conjunto o en el de sus componentes, no es generalmente conocido ni fácilmente accesible: esto no implica el desconocimiento total de cada uno de sus componentes individuales o la imposibilidad de obtenerlos fuera de las relaciones con el Franquiciador.

"Sustancial", significa que el "saber hacer" debe incluir información importante para la venta de los productos o la prestación de servicios a los usuarios finales y, especialmente, para la presentación de los productos en relación con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y la gestión administrativa y financiera; el "saber hacer" debe ser útil para el Franquiciado, siendo susceptible, en la fecha de terminación del contrato, de mejorar la posición competencial del Franquiciado, en particular, mejorando sus resultados o ayudando a la entrada de un nuevo mercado.

"Identificable", significa que el "know how" debe describirse de forma tan completa que permita la verificación de que cumple con las condiciones de secreto y sustancialidad; la descripción puede hacerse en el propio contrato de Franquicia, en un documento separado o de cualquier otra forma apropiada para ello.

El Franquiciador debe garantizar al Franquiciado el disfrute del "saber hacer" que ha creado y desarrollado. Dicho "saber hacer" es transmitido mediante una información y formación adaptadas al Franquiciado, controlando su aplicación y el respeto al mismo.

El franquiciador debe impedir cualquier utilización o transmisión del "saber hacer", en particular con respecto a cadenas de Franquicias de la competencia, que pueda perjudicar a su propia cadena, tanto en el período pre-contractual, como en el contractual y post-contractual”.

Esta Publicación tiene exclusivamente carácter informativo sobre la temática legal cubierta y no constituye asesoramiento legal específico, que debe ser solicitado antes de emprender cualquier actuación concreta.

La Audiencia Provincial salva las cláusulas de no competencia post-contractual

Jordi Ruiz de Villa Jubany Miguel Mejías Jausas Legal www.jausaslegal.com

La Audiencia Provincial de Burgos mediante Sentencia de 5 de abril de 2013, rec. 230/2011, ha resuelto un recurso de apelación interpuesto por La Retoucherie de Manuela, S.L. admitiendo la validez de las Cláusulas de no competencia post- contractual pese a la interpretación restrictiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tenor de la cual debía limitarse al local donde el franquiciado explotaba la franquicia.

El origen de la resolución judicial es un contrato de franquicia resuelto por la franquiciada alegando que el capital social de la franquiciadora se había reducido a menos de la mitad y al incumplimiento de las obligaciones de asistencia técnica y comercial. A su vez, La Retoucherie de Manuela, S.L. no sólo considero improcedente la resolución instada por la Franquiciada, sino que además reclamó una indemnización como cláusula penal establecida en el contrato de franquicia, por infracción del pacto de no competencia post- contractual.

A fin de valorar la validez de la cláusula de no competencia post- contractual la Audiencia Provincial de Burgos planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la validez de las cláusulas de no competencia post-contractual en la medida que se circunscribía al ámbito de exclusividad territorial y no sólo al local donde se explotaba la franquicia.

Para sorpresa del sector, y en contra de lo que venían interpretando los Tribunales Españoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Auto de 7 de febrero de 2013 determinó que la expresión “local y terrenos” a que se refiere la normativa comunitaria se circunscribe al local del franquiciado.

La gravedad de este pronunciamiento es la nulidad de todas las cláusulas de no competencia post- contractual cuyos efectos excedan al local del franquiciado, como por ejemplo las tan extendidas cláusulas de no competencia post- contractual que se refieren al territorio de exclusividad.

No obstante lo anterior, el TJUE argumenta que no siempre se dará tal circunstancia si no que se deberá determinar, caso por caso, si el contrato en cuestión podría afectar al mercado interior y al comercio entre los Estados miembros, ya que no se trata de una presunción positiva de restricción sensible de la competencia cualquiera que fuera la cuota de mercando, si no que se trata de una “cláusula gris” y, por tanto, le resultan de aplicación las “reglas de mínimis”.

Acogiéndose a esta última consideración la Audiencia Provincial de Burgos consideró que el pacto de no competencia post-contractual referido al territorio de exclusividad era lícito, ya que aunque el mismo no estaba amparado directamente por el mencionado Reglamento, tal hecho no lo convierte automáticamente en ilícito, sino que se aplicaran las reglas de mínimis previstas para los pactos que caen sobre la órbita del art. 101.1 del Tratado de Unión Europea (antes art. 81), y dado que en el caso objeto de debate la competencia no se ve sensiblemente afecta, declara la licitud del pacto.

Por tanto siempre que se trate de un contrato de una cadena con una cuota de mercado, igual o inferior al 10%, la cláusula de no competencia referida al territorio de exclusividad sería válida.

Las “reglas de mínimis” que fueron incorporadas a la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia a instancias del Comité de Expertos de la Asociación Española de Franquiciadores han permitido una salida jurídica a una cláusula estratégica en la mayoría de sistemas de franquicia.

La viabilidad del negocio franquiciado
En torno a la STS núm. 62/2012 de 27 de febrero

Sergio Sánchez Solé Garrigues www.garrigues.com

¿Hasta qué punto puede invocarse la existencia de un error invalidante del consentimiento del franquiciado, cuando los planes de viabilidad contenidos en la información precontractual facilitada por el franquiciador no se han cumplido?

La no consecución de los antedichos planes es a veces invocada por algunos franquiciados como causa de resolución del contrato de franquicia, toda vez que: la viabilidad del negocio constituye sin duda un elemento sustancial del objeto del contrato (artículo 1.266 C.C.); y en numerosas ocasiones el franquiciado carece de experiencia previa que le permita analizar adecuadamente la realidad de los planes de viabilidad y demás expectativas enunciados en la información precontractual.

Dicho lo anterior y aunque en el supuesto examinado se acaben desestimando las pretensiones del franquiciado, el Tribunal Supremo, en la sentencia 62/2012, de 27 de febrero, parece admitir la posibilidad, cuanto menos teórica, de que se produzca un error invalidante del consentimiento en relación con la viabilidad del negocio franquiciado, al menos cuando el franquiciado carezca de experiencia previa.

En el caso concreto examinado por la indicada STS, para rechazar la existencia del vicio del consentimiento se apunta: a la efectiva experiencia previa del franquiciado (en el mismo sector de la actividad franquiciada); así como al conocimiento por parte del franquiciado de que se trataba de una franquicia de nueva creación (sólo existían, al suscribirse el contrato objeto de disputa, tres establecimientos piloto que venían funcionando desde un año antes). En efecto, es precisamente este conocimiento, acreditado, de que en el momento de la suscripción no se trataba de una franquicia consolidada, y de que los planes de viabilidad, por muy realistas, rigurosos y prudentes que fuesen, forzosamente nunca podrían dejar de ser meramente teóricos, lo que lleva al Tribunal a negar que todo sistema de negocio objeto de franquicia deba “tener una experiencia tan constatada que, prácticamente, elimine cualquier riesgo para el franquiciado”. En efecto, sostener lo contrario arremetería contra la posibilidad real de desarrollar franquicias de nueva creación, que careciesen de la antedicha “experiencia constatada”, en clara contraposición con la práctica y legalidad vigentes.

Sólo nos queda la duda sobre la referencia que hace la STS examinada de que en supuesto de hecho, el franquiciado sí tenía experiencia previa en el sector específico objeto de la franquicia (hostelería) y el énfasis con que se resalta dicha circunstancia. ¿Hubiese existido error sobre la viabilidad del negocio si el franquiciado hubiese carecido de dicha experiencia previa?

¿Y si el franquiciado utiliza los signos distintivos y el know how extinguido el contrato de franquicia?

Ana Soto Cuatrecas, Gonçalves Pereira www.cuatrecasas.com

Mediante el contrato de franquicia se trasmite un método completo de explotar una empresa a cambio de una contraprestación económica. El franquiciador cede al franquiciado el derecho a usar sus signos distintivos, los cuales normalmente condensan el fondo de comercio adquirido por el Franquiciador a costa de un elevado esfuerzo en medios humanos e inversión. Además, el franquiciador cede a los miembros de su red de franquicias todo un método de explotación del negocio, que normalmente configura su Know-how y, en consecuencia, tiene la consideración de secreto industrial y cuenta con un valor competitivo estratégico frente a la competencia. En ciertos casos, el contrato de franquicia puede incluir contratos de licencia de patente y contratos de licencia de software. Es bien sabido que tanto los signos distintivos, como el know-how, y en su caso el resto de derechos, tienen un valor económico determinado que permite un posicionamiento diferencial en el mercado del negocio explotado por la franquicia.

En la pasada edición tratamos sobre le know-how y la propiedad industrial como elementos connaturales del contrato de franquicia, que a su vez caracterizan esta fórmula colectiva de negocio frente a otras relaciones contractuales de colaboración, tales como la distribución, la agencia o el suministro. Ahora nos detendremos en las especiales consecuencias que traen causa de esta transmisión de derechos en el momento de finalización de la relación contractual.

En efecto, por todo lo dicho, la existencia de un contrato de franquicia implica una licencia implícita por parte del franquiciador, a favor de cada uno de los franquiciados, del uso de sus derechos de propiedad industrial e intelectual y su know-how. Lo que significa, por tanto, que a la terminación del contrato de franquicia el franquiciador no puede seguir usando ni el nombre, ni la marca, ni el know-how (y en su caso, las patentes) del franquiciador, y debe retirar cualquier elemento identificativo de la franquicia y devolver los manuales que soportan el “saber hacer” del negocio. En el bien entendido que en caso de no hacerlo, infringirá los derechos de la otra parte, protegidos por las leyes de propiedad industrial –en algunos casos también de propiedad intelectual- y competencia desleal.

En este punto, ¿qué mecanismos ofrece nuestro ordenamiento jurídico al franquiciador para impedir el uso de sus signos y su know-how fuera de su red?

En el caso de que tras la terminación del contrato de franquicia, por las razones que sean, el franquiciado se mantenga en el uso de los signos distintivos del franquiciador (la marca, el nombre comercial, el emblema, los elementos de diseño), las Leyes de Propiedad Industrial¹ permiten al franquiciador instar una acción de infracción de sus derechos bajo la sola exigencia de acreditar su titularidad legítima respecto a los signos distintivos y/o los derechos de propiedad industrial de los que se trate².

De igual forma, el franquiciador titular de un “saber hacer” específico, protegido como secreto empresarial, podrá acudir a la Ley sobre Competencia Desleal para el ejercicio de una acción por infracción de su derecho exclusivo del uso del know-how, en el caso de que tras la expiración del contrato el franquiciado no cese en el uso del mismo, o bien lo copie, lo transfiera a terceros o, simplemente, se niegue a devolver los soportes que lo instrumentan.

Los mecanismos de solución que ofrecen las leyes mercantiles de propiedad industrial y competencia desleal, y en similar sentido, la ley de propiedad intelectual, son eficientes, porque permiten soluciones eficaces. Así, los citados cuerpos legales recogen explícitamente la acción de cesación en el uso de los derechos infringidos, la prohibición de dicho uso y remoción de sus efectos (retirada del material marcado y su destrucción o cesión para fines humanísticos) y la publicación de la Sentencia con el objetivo de corregir la incorrecta información que haya podido sufrir el mercado. Pero además, las leyes especiales de la propiedad industrial y la competencia desleal regulan el derecho del titular a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del uso infractor, incluso el perjuicio al prestigio de la marca o del diseño, fijando criterios objetivos de cuantificación del lucro cesante que facilitan la compensación del beneficio perdido por el titular como consecuencia de dicho uso inconsentido.

Por un lado, la legislación marcaria y de diseño establece la posibilidad de cuantificar el beneficio dejado de objetener del titular con base en uno de los siguientes criterios, a elección del actor: (i) la minoración de los beneficios de explotación consecuencia del uso no consentido del demandado de su derecho de propiedad industrial; (ii) los beneficios de explotación obtenidos por el infractor con el uso del signo (o diseño), que pueden extenderse a aquéllos derivados de todas las ventas en caso de que el signo se utilice por el demandado a modo de rótulo del local; y (ii) el precio que el infractor debiera haber pagado en concepto de licencia por el uso realizado sin el consentimiento de titular. En mi particular opinión, el tercer criterio (precio de la licencia) tiene la ventaja de la facilidad probatoria, debido a que en la generalidad de las ocasiones el precio de dicha licencia forma parte del royalty contenido en el propio contrato de franquicia. En cualquier caso, habrá que valorar en cada caso el criterio más favorable para el titular de los derechos infringidos, pero en el sector que nos ocupa el primer criterio parece más dificultoso a la vez que menos lucrativo.

Finalmente, hay que considerar que -en todo caso- tanto la Ley de Marcas como la Ley de Diseño reconocen, sin necesidad de prueba, el derecho del titular a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor por el uso inconsentido de los signos o los diseños.

Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal recoge también la indemnización por daños y perjuicios expresamente como medida de reparación de los efectos del uso del secreto empresarial, si bien no dispone una concreta fórmula de cuantificación del lucro cesante, como sí lo hacen las leyes de propiedad industrial, lo que nos obliga a recurrir al concepto clásico desarrollado por nuestra jurisprudencia con base en el artículo 1.106 del Código Civil, que en la mayoría de ocasiones se equipara a la pérdida de beneficio del titular del know-how. Ello no obstante, junto con la indemnización de daños y perjuicios, la Ley de Competencia Desleal ampara la acción de reclamación del enriquecimiento injusto del titular del derecho de exclusiva, lo que abre la posibilidad al franquiciador de reclamar por este concepto los beneficios del infractor (el antiguo franquiciado) o el precio de la licencia, de similar forma que en el caso de la infracción de un derecho de propiedad industrial.

Por lo demás, resulta que los signos distintivos y/o el know-how objeto de la infracción por parte del franquiciado serán por lo general aquellos que éste venía utilizando durante el desarrollo del contrato de franquicia y que son titularidad de su franquiciador. De ahí que al amparo de las leyes correspondientes la única oportunidad de defensa que le queda al demandado para salir airoso del procedimiento judicial de infracción es alegar y probar la existencia del consentimiento del titular del derecho, para lo cual tendrá que negar la terminación del contrato.

Como inciso, y siempre hablando de la generalidad, difícilmente el demandado infractor (franquiciado) podrá pretender la nulidad de la marca, el nombre comercial o el diseño del actor (franquiciador), atendiendo a que durante toda la vida del contrato de franquicia ha reconocido su validez, y no es legítimo actuar en contra de los propios actos. Y tampoco lo tiene fácil en el supuesto de que se moleste en maquillar el signo distintivo o el procedimiento de negocio, para defender su diferenciación, porque su condición de ex franquiciado facilita el riesgo de confusión.

De ahí que una alternativa de defensa del franquiciado rebelde pase por defender la continuidad del contrato y, con ello, la existencia del consentimiento de uso por parte del franquiciador como titular de los derechos.

Dicho argumento de defensa no causa un problema de fondo de gran transcendencia, considerando que los contratos intuitu personae, como la franquicia, no pueden perpetuarse en el tiempo y ambas partes pueden instar su terminación, sin perjuicio de las consecuencias indemnizatorias en caso de que la misma carezca de justa causa. Sin embrago, puede obstaculizar gravemente la acción mercantil del franquiciador dirigida a impedir la continuidad en el uso del signo por quien ya no forma parte de su red, como consecuencia de que la competencia judicial objetiva para resolver la acción de infracción del derecho de propiedad industrial y competencia desleal, corresponde al juez mercantil; y la acción contractual derivada de la terminación del contrato, y el reconocimiento de dicha terminación en caso de ser negada, corresponde al juez de primera instancia.

Lo que en la práctica significa que ambas acciones, la mercantil y la civil, no pueden resolverse juntas, con el riesgo de que el juez mercantil considere la falta de prueba de la revocación del consentimiento del uso del signo distintivo y/o el know-how por parte del franquiciador a favor del franquiciado, atendiendo a que existe controversia respecto a la terminación del contrato de franquicia. Para evitar este desenlace, el franquiciador deberá esperar pacientemente a que el juez civil declare que el contrato de franquicia está terminado antes de reclamar el cese, la remoción y las indemnizaciones y compensaciones al amparo de las leyes especiales de propiedad industrial (y/o intelectual) y competencia desleal, porque nuestra ley procesal no permite acumular acciones cuya resolución corresponde a jueces con una competencia objetivamente distinta. Solución que, salta a la vista, no es para nada sencilla ni eficiente.

Para solucionar este juego de competencias judiciales, y a la vez aprovechar los criterios más beneficiosos de cálculo de las indemnizaciones y compensaciones que recogen las leyes de propiedad industrial y competencia desleal, se podría incluir en el contrato de franquicia una detallada regulación de las obligaciones post contractuales del franquiciado, detallando las bases de cálculo de la indemnización en caso de infracción de los derechos del franquiciador de igual forma que lo hacen las leyes de propiedad industrial y competencia desleal. De esta forma las acciones reguladas en la normativa especial de referencia quedarán contenidas en el contrato a modo de obligaciones del franquiciado y las consecuencias de su incumplimiento, con lo que al franquiciador le bastará ejercitar la acción contractual ante el juez civil para conseguir similares efectos que los contenidos en la normativa específica.

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y Reglamento (CE), 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria.
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección del Diseño Industrial y Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

2 En idéntico supuesto en el caso de continuidad en el uso de una patente cedida por el franquiciador en méritos del contrato de franquicia (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes)

El principio de confidencialidad corporativa en la franquicia

Mónica Muñoz González Ceca Magán Abogados www.cecamagan.com

Con carácter general, por información confidencial de naturaleza corporativa, podemos entender aquélla que se refiere a los productos, servicios, clientes, proveedores, personal, métodos de trabajo, know-how, organización, estrategias empresariales, así como información económica y financiera. Es tal la importancia de dicha información que ha venido a considerarse uno de los principales activos de negocio y, como tal, debe ser protegida, adecuadamente con medios técnicos y legales, de forma que se evite en la medida de lo posible, que cualquier persona física o jurídica pueda acceder, obtener, tratar y difundir la misma, causando los correspondientes daños y perjuicios.

El principio de confidencialidad corporativa conforma la estrategia empresarial, tendente a posicionar la misma en el mercado diferenciándola de la competencia.

Al aplicar el principio de confidencialidad a la actividad comercial en régimen de franquicia, debemos considerar la cláusula relativa a la obligación de confidencialidad que ha de cumplir el franquiciado, así como al contenido de la misma y las consecuencias de su incumplimiento.

La obligación de confidencialidad que el franquiciador puede exigir al franquiciado, nace desde el mismo momento de la entrega de la información precontractual, a saber, veinte días antes a la firma del contrato o del precontrato de franquicia. Así, el artículo 4 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula la actividad comercial en régimen de franquicia, y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, dispone expresamente que el franquiciador podrá exigir al potencial franquiciado un deber de confidencialidad de toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador.

Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, el franquiciado debe suscribir un documento a modo de compromiso de confidencialidad, con carácter previo a que el franquiciador le facilite el dossier de información precontractual; compromiso de confidencialidad que se ha de contemplar igualmente en el contrato de franquicia.

Como reflejo de la importancia que reviste el know-how en la franquicia y con objeto de protegerlo, es práctica habitual, incluir en los contratos una cláusula de confidencialidad basada en cinco elementos:

Es capital definir tanto el alcance de la obligación de confidencialidad, como las consecuencias de su incumplimiento por parte del franquiciado, cuantificando incluso los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la franquicia a raíz de dicha actuación. Ahora bien, dicha cuantificación ha de señalarse con carácter provisional y no limitativo, y sin perjuicio de la que resulte de aplicar criterios objetivos para valorar las consecuencias reales de la falta de cumplimiento del deber de confidencialidad por parte del franquiciado, con objeto de que el franquiciador pueda iniciar las acciones oportunas en reclamación de los daños y perjuicios ocasionados.

La regla de "Minimis" en los contratos de franquicia
STS (Sala de lo Civil. Secc.1ª) Nº 567/2009 de 30 de julio

Fernando García Martín y Ana García Lucero AGM abogados www.agmabogados.com/

Una de las tesis que ha permitido reducir el alcance de las prohibiciones de los acuerdos restrictivos de la competencia en los contratos de franquicia, es la denominada regla de mínimis, según la cual, sólo las conductas que afectan la competencia de forma significativa o sensible se encuentran comprendidas dentro del ámbito de la prohibición y, por lo tanto, deben ser sancionadas.

Contrario sensu, aquellas que no restringen la competencia de manera significativa, no caen dentro del ámbito de la norma y, en consecuencia, respecto de ellas, las autoridades competentes no están obligadas a seguir un procedimiento (administrativo o judicial), ni a imponer sanciones de ninguna naturaleza.

En el ámbito español, una vez superadas las reticencias iniciales a la aplicación de esta regla, la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (la “LDC”) permitió la aplicación a ciertos supuestos la regla de minimis como verdadera regla de legalidad.

Dicha regla se aplicó, por ejemplo, en el asunto de Corral de las Flamencas, en dónde se consideró que conductas tales como acuerdos de fijación vertical de precios, son de escasa importancia y no restringen de forma apreciable la competencia. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) también ha recurrido en alguna ocasión a esta vía de escape contenida en el artículo 3 del RLDC, para abordar asuntos con prácticas cuestionables pero en los que la cuota de mercado era muy reducida (asunto AGIP) o incluso, al revés, en los que la cuota de mercado era significativa pero la conducta en cuestión era, cualitativamente de escasa importancia (asunto DISA CANARIAS).

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil Secc. 1ª) nº 567/2009 de 30 de Julio, vuelve a restringir la aplicación de la regla de minimis, en el caso de fijación directa o indirecta de precios en las franquicias de la red SVENSON.

Por parte del franquiciador se alegaba la aplicación de la regla de minimis al considerar que los contratos objeto de franquicia y objeto de la disputa carecían de capacidad suficiente para entorpecer, afectar, perturbar o de alguna manera afectar al comercio entre los estados miembros de la Unión Europea. Pero la Sentencia del alto Tribunal desestima dicha alegación, al considerar que basta con que exista un grado suficiente de probabilidad de ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambio entre los estados, basados en factores objetivos, y no en la intencionalidad o resultados objetivos, para que no resulte aplicable la regla de minimis. Y considera que existe dicha probabilidad de influir en el mercado, cuando existen numerosos establecimientos en varios países de la Unión, y una importante red de franquicias en todo el territorio español.

Concluye la Sentencia que no cabe estimar la aplicación de la regla de minimis, habida cuenta la pluralidad de acuerdos, extensión geográfica y singularmente, la entidad de la restricción en cuanto afecta a la imposición de precios.

No determina la Sentencia qué se debe entender por la existencia de una pluralidad de acuerdos ni cuál debe ser la extensión geográfica afectada, para considerar que no resulta de aplicación la regla de minimis (la jurisprudencia he venido entendiendo que se presumirá que el franquiciador tiene capacidad de influir en el mercado, cuando tenga una cuota superior al 30%) sin embargo sí que es clara al afirmar que en ningún caso será aplicable dicha regla al tratarse de una restricción que afecta a la imposición de precios (es decir, por tratarse de una Cláusula Negra).

Por lo tanto, con esta nueva interpretación judicial podemos concluir que la regla de minimis no resultará de aplicación a los contratos de franquicia cuando exista una pluralidad de contratos, la extensión geográfica de la red de franquicia sea notable, o la restricción afecte a alguna de las consideradas Cláusulas Negras, tales como, entre otras las siguientes prácticas: i. fijación de precios de venta al público; ii. Restricción del territorio o clientes a los que pueden venderse los bienes o servicios; iii. La restricción de comprar exclusivamente a un proveedor.

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de implantar una Franquicia en México

José Dominguez EY Abogados www.ey.com/ES/es/home

La franquicia representa uno de los modelos de desarrollo empresarial más valorados y en mayor progresión en la actualidad y, sin duda, es uno de los más empleados a la hora de llevar a cabo estrategias de expansión internacional.

El éxito o el fracaso del proyecto de expansión internacional de una compañía se fundamenta en un conjunto de factores que, de manera sucinta, puede resumirse en dos grandes aspectos (“modelo” y “país”).

Por un lado, la expansión internacional debe llevarse a cabo a través de un “modelo adecuado”. Ello implica, como permite el modelo de franquicia, que combine (i) una rápida expansión, (ii) una baja inversión de capital y (iii) un control adecuado de los procesos de distribución.

Por otro lado, el modelo de franquicia debe de implementarse en un “país en claro crecimiento económico”, con el fin de incrementar exponencialmente las oportunidades de negocio y, por tanto, las probabilidades de éxito de la franquicia en cuestión. Tal sería el caso de México, cuya economía se encuentra en clara expansión y crecimiento.

Habida cuenta de las circunstancias particulares de éste país existen determinados aspectos y consideraciones a tener en cuenta a la hora de implantar una franquicia en México, que pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso del negocio.

México siempre ha mantenido una visión abierta en relación con la inversión exterior. En este sentido, la Ley de Inversiones Extranjeras de México únicamente limita o restringe el desarrollo de ciertas actividades comerciales a entidades nacionales o con un mínimo porcentaje de inversión extranjera. En cualquier caso, los sectores en los que tradicionalmente se ha implementado el modelo de franquicia en México (tales como la hostelería, las industrias textil, sanitaria y del automóvil, entre otras) son sectores no regulados. Por tanto, los inversores extranjeros que quieran implantar una franquicia en México podrán hacerlo sin limitación o restricción alguna a ese respecto.

La franquicia en México está regulada por la Ley de Propiedad Industrial (en adelante, la “LPI”), y tiene como órgano de referencia al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (en adelante, el “IMPI”). Adicionalmente, en función de la actividad a la que se dedique la franquicia, le será de aplicación la normativa específica relativa a dicha actividad.

El artículo 142 de la LPI establece una definición de franquicia, de conformidad con la legislación Mexicana, al disponer que “existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.

En este sentido, existen algunos aspectos a tener en cuenta con carácter previo a la conclusión del contrato de franquicia, que detallamos a continuación:

a) Requisitos previos a la conclusión de un contrato de franquicia en México.

Información precontractual

La LPI establece que, con carácter previo a la conclusión de un contrato de franquicia en México, el franquiciador debe facilitar al potencial franquiciado, con un plazo de antelación de, al menos, 30 días hábiles a la conclusión del contrato de franquicia, un informe (“disclosure document”) en virtud del cual se facilite una información completa y veraz de la franquicia.

Dicho informe debe contener, entre otros aspectos, la siguiente información técnica, económica y financiera de la franquicia:

Contenido mínimo de Contrato de Franquicia

En este sentido, una vez facilitado dicho informe en tiempo y forma, si las partes de mutuo acuerdo deciden seguir adelante con el establecimiento de la franquicia, deberán formalizar el respectivo contrato de franquicia que deberá contener, al menos, las siguientes menciones obligatorias:

b) Consecuencias del incumplimiento de los requisitos previos a la conclusión del contrato de franquicia

El incumplimiento por parte del franquiciador de su obligación de facilitar al potencial franquiciado el informe acerca de la franquicia, en el plazo indicado, podrá dar lugar, en su caso, a la imposición al franquiciador de una sanción administrativa por parte del IMPI. No obstante, en la práctica dicha sanción únicamente tendría lugar en el supuesto de que el franquiciador hubiese sido requerido a tal efecto por parte del franquiciado.

En el supuesto de que la información facilitada por el franquiciador en el mencionado informe fuese incorrecta, el franquiciado estará facultado para solicitar ante la autoridad judicial la nulidad del contrato de franquicia, así como a reclamar los correspondientes daños y perjuicios.

Por lo que respecta a la ausencia en el contrato de franquicia de alguna mención obligatoria, éste podría ser declarado nulo por la autoridad judicial.

Una vez que se ha adoptado la decisión de suscribir el contrato de franquicia, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos de cara a regular la relación existente entre franquiciador y franquiciado, con el fin de evitar circunstancias o situaciones que pudieran perjudicar los intereses de las partes que intervienen en el contrato de franquicia.

A este respecto, cabe mencionar en primer lugar que, al igual que sucede en Derecho español, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes son libres de pactar los acuerdos que estimen convenientes siempre y cuando no sean contrarios a ninguna disposición imperativa de la legislación mexicana.

Sobre la base de dicha presunción, cabe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Terminación del contrato de franquicia.

En el supuesto de que el contrato no prevea cláusulas de resolución (anticipada o no) del mismo, será de aplicación el Código Civil Mexicano. Éste dispone que, en caso de incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud del contrato de franquicia, la parte cumplidora estará facultada para solicitar la resolución judicial del mismo, así como a reclamar los correspondientes daños y perjuicios.

Por otro lado, si como consecuencia de actos de fuerza mayor, no imputables a ninguna de las partes, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de franquicia deviniera imposible, las partes estarán facultadas a solicitar ante el juez la resolución judicial del contrato, sin que ello conlleve ningún tipo de perjuicio para ninguna de las partes.

Por último, en el supuesto de que el contrato de franquicia no estableciese una duración determinada, cualquiera de las partes estará facultada para resolver el contrato en cualquier momento, mediante preaviso con 30 días de antelación a la efectiva terminación del mismo.

b) Renovación del contrato de franquicia

En lo que respecta a la renovación del contrato, habrá que estar a lo que las partes hubiesen pactado libremente. De esta forma, en el supuesto de que no se hubiese previsto en el contrato renovación alguna, finalizará llegado su término.

c) Idioma del contrato

La LPI no impone ninguna obligación en ese sentido. No obstante, la LPI impone la obligación de inscribir una síntesis o resumen del contrato de franquicia en el Registro del IMPI. Dicha copia debe de estar redactada, necesariamente, en español.

d) Restricción a la transmisibilidad del negocio

Las partes podrán pactar, en su caso, las restricciones, términos y condiciones en virtud de los cuales el franquiciado estará facultado a transmitir sus derechos y obligaciones derivados del contrato de franquicia. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil Mexicano, un franquiciado no estará autorizado a transmitir los derechos y obligaciones derivados del contrato de franquicia a un tercero, sin el previo consentimiento por escrito del franquiciador.

e) Forma de pago

Las partes podrán pactar libremente que los pagos derivados del contrato de franquicia se efectuarán en cualquier tipo de divisa. No obstante, si el contrato de franquicia estableciese que el pago deberá hacerse en territorio Mexicano, de conformidad con lo establecido en la Ley Monetaria Mexicana, la parte obligada al pago podrá optar por realizar el mismo en la moneda pactada en el contrato, o bien en la moneda nacional Mexicana (Pesos), de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el banco Central Mexicano en la Gaceta oficial el día del pago.

f) Resolución de conflictos

Sin perjuicio de que las partes pueden pactar someterse a la legislación y tribunales del país que estimen conveniente, en el supuesto de que se sometiesen a la ley y tribunales Mexicanos, se iniciaría el correspondiente procedimiento mercantil. La sentencia que dictase el juez local Mexicano competente, en primera instancia, podría ser recurrida ante el tribunal de apelación. En este sentido, la sentencia dictada por el tribunal de apelación, en segunda instancia, podría, en su caso, ser recurrida ante un tribunal federal mediante recurso de amparo (únicamente si derechos recogidos en la Constitución Mexicana se han visto vulnerados).

La sentencia que dictase el tribunal federal sería firme, y, por tanto, no susceptible de ser recurrida.

En base a cuanto antecede, podemos concluir nuestra exposición afirmando que, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, México es una excelente opción para desarrollar una franquicia de manera exitosa. No obstante, tanto un estudio previo del mercado, como una elección adecuada de la organización corporativa de la franquicia, son fundamentales a la hora de llevar a cabo una exitosa expansión internacional.